Business

Markenrecht und Abmahnungen der großen Labels

Posted On
Posted By Belosh Crane

1. Schadensersatzanspruch, § 125 b Nr.2 bzw. § 107 MarkenG i.V.m § 14 Abs. 6 MarkenG

Die oben erteilte Auskunft dient zur Vorbereitung von umfangreichen Schadensersatzansprüchen. Dabei lässt sich bei der Verwendung einer geschützten Marke durch einen nicht lizenzierten Verwender nicht wirklich der tatsächliche Schaden bestimmen, der dem Markeninhaber durch diese Verwendung entstanden sein soll.

Es gibt dadurch 3 Wege wie man im Markenrecht einen solchen Schadenersatzanspruch auf der Grundlage der erteilten Auskunft berechnen kann:

  • Es kann entweder der Gewinn geltend gemacht werden, der dem Markeninhaber entgangen ist (in der Praxis ausgesprochen unüblich, weil schon gar nicht bemessbar)

  • Es kann der durch den Verwender erzielte Gewinn herausverlangt werden (Gewinnabschöpfung, kommt in der Praxis häufig vor).

  • Es kann eine angemessene Lizenzgebühr verlangt werden (Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie).

Im Markenrecht ist der häufigste Fall der der Gewinnabschöpfung.

Allerdings ist hier nicht einfach der erzielte Gewinn herauszugeben, da der Verletzer auch Kosten mit dem Vertrieb der abgemahnten Ware hatte.

Welche kosten sind als im Rahmen des Schadensersatzes im Markenrecht vom Gewinn in Abzug zu bringen?

Hierzu im Nachfolgenden der BGH: Verletzergewinn und Abzüge BGH

BGH, Urteil vom 02.11.2000, Az.I ZR 246/98
§
14 a Abs. 1 Satz 2 GeschmMG

Der BGH hat in dieser Grundsatzentscheidung ausgeführt, unter welchen Umständen der Verletzer – etwa eines fremden Geschmacksmusters – Schadensersatz für die nachgeahmten Produkte zu leisten hat. Die Entscheidung ist freilich auch auf andere Fälle, etwa aus dem Markenrecht, übertragbar. Der Bundesgerichtshof hat darauf hingewiesen, dass Gemeinkosten (z.B. Personalkosten) nur dann abgezogen werden dürfen, wenn sie der Produktion der schutzrechtsverletzenden Gegenstände ausschließlich und direkt zugerechnet werden können. Konkret bedeutet dies, dass Personalkosten, die dadurch entstanden sind, dass das Verletzerprodukt und weitere Produkte versandfertig gemacht wurden, den Gewinn nicht reduzieren. Wird allerdings allein für die Herstellung des Verletzerprodukts eigens eine Firma gegründet und hierfür allein Personal angestellt, sind Abzüge möglich. vgl. IT-Recht, Artikel vom 30.01.2009, ebenda.

Der BGH begründet dies so:

Es wird dabei, um dem Ausgleichsgedanken Rechnung zu tragen, fingiert, dass der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch die Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt hätte (vgl. dazu auch BGHZ 57, 116, 118 f. – Wandsteckdose II; 60, 168, 173 – Modeneuheit; 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung).

Nach Sinn und Zweck des Anspruchs auf Herausgabe des Verletzergewinns ist es grundsätzlich gerechtfertigt, bei der Ermittlung des Verletzergewinns von den erzielten Erlösen nur die variablen (d.h. vom Beschäftigungsgrad abhängigen) Kosten für die Herstellung und den Vertrieb der schutzrechtsverletzenden Gegenstände abzuziehen, nicht auch Fixkosten, d.h. solche Kosten, die von der jeweiligen Beschäftigung unabhängig sind (z.B. Mieten, zeitabhängige Abschreibungen für Anlagevermögen; vgl. Lehmann, BB 1988, 1680, 1683 ff.; Möhring/Nicolini, Urheberrechtsgesetz, § 97 Anm. 11b; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 34 Rdn. 33; Körner in Festschrift für Steindorff, 1990, S. 877, 886 f.; a.A. OLG KölnGRUR 1983, 752, 753; Schricker/Wild, Urheberrecht, 2. Aufl., § 97UrhG Rdn. 67; Eichmann/v. Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, 2. Aufl., § 14 a Rdn. 15).“ vgl. IT-Recht, Artikel vom 30.01.2009, ebenda.

Der BGH sagt aber auch:

Bei Fixkosten besteht dementsprechend die Vermutung, dass sie ohnehin angefallen wären (vgl.BGHZ 107, 67, 69). Falls und soweit Fixkosten und variable Gemeinkosten ausnahmsweise den schutzrechtsverletzenden Gegenständen unmittelbar zugerechnet werden können, sind diese allerdings bei der Ermittlung des Verletzergewinns von den Erlösen abzuziehen; die Darlegungs- und Beweislast trägt insoweit der Verletzer (vgl. Lehmann, BB 1988, 1680, 1685)“ vgl. IT-Recht, Artikel vom 30.01.2009, ebenda.

2. Vernichtungs- und Rückrufansprüche, § 125 b Nr.2 bzw. § 107 MarkenG i.V.m § 18 MarkenG

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Waren in Anspruch nehmen. Satz 1 ist entsprechend auf die im

Eigentum des Verletzers stehenden Materialien und Geräte anzuwenden, die vorwiegend zur widerrechtlichen Kennzeichnung der Waren gedient haben.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf Rückruf von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen in Anspruch nehmen.

(3) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind auch die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen“ (vgl. Gesetzestext, § 18 MarkenG).

Vergleiche hierzu auch: BGH-Entscheidung BGH I ZR 49/12 – OTTO CAP. Abmahnung Markenrecht

Das ist in der Regel bei Rückholversuchen von Ware, die an Verbraucher verkauft wurde anzunehmen. Hier wird es unverhältnismäßig sein, den Verbraucher zu einer solchen Handlung in Anspruch nehmen zu können.

Related Post